麦其科创丨变更专利发明人对确定科创板上市申报企业核心技术人员的影响
科创板上市申报企业是否拥有保障核心技术研发的稳定的核心技术人员，是科创板上市审核的重点关注。所谓的核心技术人员范围应当如何确定？依《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》（上证发〔2019〕29号）第6条规定，申请在科创板上市的企业，应当根据企业生产经营需要和相关人员对企业生产经营发挥的实际作用，确定核心技术人员范围，并在招股说明书中披露认定情况和认定依据。核心技术人员，原则上包括公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、主要知识产权和非专利技术的发明人或设计人、主要技术标准的起草者等1。
核心技术人员不仅应符合是研发岗位的员工，且在相关业务领域具备长时间的从业经历，且应当客观上有所体现核心技术人员在公司研发、取得专利、软件著作权、主要核心技术等方面发挥的科技成果贡献等诸如此类的要求，而且应当符合核心技术人员的稳定性要求，如《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第四章第四十二条关于信息披露的规定：发行人应在招股说明书中披露公开发行股份前已发行股份的锁定期安排，特别是核心技术人员股份的锁定期安排。如第二章第十二条关于发行条件的规定：发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员需稳定，最近 2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。如果发生变化且进而对发行人的生产经营产生重大不利影响的，则视为发生重大不利变化。
可见核心技术人员不包括支持性岗位的员工。在科创板上市审核实践中“核心技术人员”是一个绕不开的关注重点。查阅公开资料可见，涉及专利发明人变更这一问题的情形，大多是与受让得到的专利有关，申报企业可能是出于希望将变更后的发明人列入核心技术人员范围之考虑。例如，通过以核心技术人员作为发明人的专利数量与申报企业名下的全部专利数量之间的比重关系，来反映核心技术人员的研发贡献。
依我国专利法规定，在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人2。
又，在美国专利的《专利审查程序手册》（Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition）中，Chapter 2100: Patentability定义了发明人必须为发明的概念做出贡献（AN INVENTOR MUST CONTRIBUTE TO THE CONCEPTION OF THE INVENTION），作为发明人，必须为构想做出贡献（One must contribute to the conception to be an inventor." In re Hardee, 223 USPQ 1122, 1123 (Comm’r Pat. 1984)）.
如USPTO于2020年11月发布的Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy中所提到的，对AI发明的设想作出法律意义上贡献的自然人（who has legally contributed to the conception of an AI invention）才有资格被命名为发明人。若是作为共同发明人之一的，其应当对发明构思作出显著贡献（contribute in some significant manner to the conception of the invention），其对权利要求的发明所作出的贡献在以全部发明作为整体的考量下并不是无关紧要的，其所做的不仅仅只是解释众所周知的概念和/或当前的技术现状。以上可见关于发明人资格的理解是一致的。
本文以深圳市紫光照明技术股份有限公司（下称“发行人”）为例，通过分析其于2020年12月4日以及2021年1月29日针对发审委对于“变更发明人”的问询出具的律师补充法律意见书（二）（三）3，对所涉及的焦点问题进行分析归纳总结，旨在提示高新技术、科创企业，尤其有计划准备上市的，对知识产权管理更应当重视提前规划布局、充分准备。目前，发行人已于2021年2月5日通过了上市委会议。
◆ 科创板发审委问询
◆ 发行人答复
◆ 律师建议
科创板发审委问询
（1）变更发明人的原因，变更后发明人是否实质参与发明创造过程，是否属于对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，是否符合相关法律法规的规定；
（2）历史上存在变更发明人的受让专利是否存在被相关有权机关认定无效或撤销的风险。
发行人答复
针对问询（1）：
根据发行人提供的发明专利证书、专利登记簿、专利核查系统查询结果，以及发行人的书面确认，发行人受让的专利申请权所属的发明人发生的变更情形如下：
发行人于 2014 年向华中科技大学受让的下述两项发明，主要用于摄像头、照相机等卡口硬件设备，均与早期主营业务相关。发行人在成立初期，主营业务曾包括信号灯、卡口等硬件设备的研发生产，后随着公安信息化市场需求的稳步增长，发行人逐步停止了硬件设备的研发生产，将主营重心转向公安信息化系统集成及软件开发。
针对问询（2）：
发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。根据发行人、张华丽、曾庆龙、张帆出具的书面确认，张华丽、曾庆龙、张帆并不属于对上述5项受让专利的实质性特点作出创造性贡献的人，被登记为5项受让专利的发明人不符合《专利法》和《实施细则》关于发明人界定的规定。
但是《专利法》和《实施细则》并未规定发明人不符合该等法律、法规规定的直接法律后果，且《专利法》和《实施细则》中规定的可请求国务院专利行政部门宣告专利权无效的情形中，并不包括登记的发明人不符合《专利法》和《实施细则》的规定这一情形，因此发行人对5项受让专利所享有的专利权，并不会因为张华丽、曾庆龙、张帆被登记为发明人不符合《专利法》和《实施细则》关于发明人的规定而被国务院专利行政部门宣告专利无效。
同时，根据发行人的书面确认及专利核查系统查询的结果，截至本补充法律意见书出具之日，5项受让专利均未进入无效宣告审查程序。
此外，根据发行人与相关权利人就上述专利申请权签署的《专利权转让协议》、发行人与济南三鼎就上述专利申请权签署的协议文件、发行人支付转让价款的凭证、发行人获颁发的发明专利证书、济南三鼎和付淑珍出具的《确认函》、律师对济南三鼎相关负责人的访谈，以及中国裁判文书网、中国执行信息公开网、深圳法院网上诉讼服务平台查询的结果，上述专利申请权转让手续已经国家知识产权局审核通过并依法办理完成，且发行人已获颁发5项受让专利的发明专利证书，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与5项受让专利的原登记发明人、原申请人之间不存在法律纠纷或潜在争议。
综上，发行人现已成为5项受让专利的专利权人，对5项受让专利依法享有占有、使用、收益和处分的权利，截至本补充法律意见书出具之日，5项受让专利不存在任何权利限制或权属争议。
律师建议
向国知局请求对专利发明人或设计人予以变更，原本主要是一个用于更正发明人填写错误的救济途径。在国知局的专利申请审查程序中，对所填写的发明人是否符合“是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”这一规定并不作审查。而实践中却出现了试图通过将非作出实质性贡献的人变更为发明人来实现“达标”等其他目的的现象。于是国知局在针对变更专利发明人的审查时也开始提出要求当事人提供“作出实质性贡献“的证明材料。
依专利法及实施细则规定，如果要提出请求变更发明人姓名的，则应提出著录事项变更请求并附具变更理由的证明材料。专利审查指南列举了通常的几种变更情形及相应的证明文件要求4：
（1） 因发明人更改姓名提出变更请求的，应当提交户籍管理部门出具的证明文件。
（2）个人因填写错误提出变更请求的，应当提交本人签字或者盖章的声明及本人的身份证明文件。
（3）因漏填或者错填发明人提出变更请求的，应当提交由全体申请人（或专利权人） 和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。
（4）因发明人资格纠纷提出变更请求的，应当提交地方知识产权管理部门出具的调解书、生效的人民法院调解书或者判决书，仲裁调解书或者仲裁裁决书。
（5）因更改中文译名提出变更请求的，应当提交发明人声明。
如前所述，变更发明人的现象大多数与申报企业继受取得专利有关。上文中发行人深圳市紫光照明技术股份有限公司称其考虑的是，在受让取得发明专利之后，为了更好地保护专利权完整性的考虑，认为将该等发明专利的发明人变更为自己的员工可以更好地保障发行人的专利所有权。但从专利法对发明人的定义“是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”出发来看，“将该等发明专利的发明人变更为自己的员工可以更好地保障发行人的专利所有权”这样的解释并不足以成为变更专利发明人的依据及理由。同样，类似的解释也可能并不能完全解答发审委提出的对其核心技术、核心技术团队人员和主营业务收入及稳定性的质疑。
如华夏天信智能物联股份有限公司5在首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函中，在对“说明获得上述专利时将发行人工作人员变更为发明人的原因，上述人员是否实际参与相关专利的发明工作，如有，具体说明背景及发挥的具体作用”的如下回复中，在无法解释变更后的发明人是“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人”的情况下，只能陈述表示相关受让发明专利与发行人目前主营业务无关。
当申报企业存在变更发明人情况的，首先应尽到如实披露义务。根据《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第2号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》2-12所述，发行人的部分专利系继受取得或与他人共有的，保荐机构和发行人律师应就以下事项进行核查：（1）继受取得或与他人共有专利的重要性，与所提供产品或服务的内在联系；（2）继受取得或与他人共有专利的背景、过程，是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷；（3）原权利人、共有人的基本信息，共有人使用或许可专利的具体情况。但若变更后的发明人并非对发明专利作出创造性贡献的人，变更发明人的做法也就缺失了法律依据，发审委可能会质疑因发明人署名权或权属纠纷导致的潜在法律风险，或可能直接或间接因此导致终止对发行人的IPO上市审核。
此外，申报企业应当注意变更发明人的合规管理，包括确保变更程序的完成，签署与相关权利人及发明人之间的书面协议、支付转让款项凭证的保存、相关人员出具的确认函或声明等文件，避免可能的争议或潜在的法律风险。
引用：
1.《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》
2.《中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）》第十三条
3.http://kcb.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=652
4.专利审查指南第一部分第一章第6.7.2节中有关发明人变更的规定
5.http://static.sse.com.cn/stock/information/c/201910/9eb711dd0feb46f0a037cbe9af76ac0a
作者：董红曼
黄丹婷
主编：Elena
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