麦其案评 | 技术效果作为确定发明所要解决的技术问题的基础之评析

发明具有的由与现有技术相比较的区别特征所带来的技术效果，是确定发明所解决的技术问题的基础。依创造性评价三步法1，判断发明对本领域技术人员来说是否显而易见、评价发明是否具备创造性，首先确定最接近的现有技术，以最接近的现有技术为参照，将本发明与最接近的现有技术比较，分析确定本发明与最接近的现有技术相比较的区别特征，考察该区别特征整体上所能达到的技术效果，基于该区别特征在发明中所能达到的技术效果，以确定本发明所解决的技术问题。可见，作为确定发明所要解决的技术问题的基础，是指发明具有的由与现有技术相比较的区别特征所带来的技术效果。

发明所要解决的技术问题是发明人对最接近的现有技术进行改进以提供比该最接近的现有技术更好的技术效果的目标和任务。发明人在就其发明创造准备专利文件之时，往往以其所了解掌握的业内技术现状作为背景来比较，阐述本发明的技术贡献及有益效果。但是在随后的发明专利实质审查程序中，审查员经检索后确定的最接近的现有技术可能不同于发明人在申请文件中描述的背景技术。当对最接近的现有技术进行重新确定时，创造性评价基础因此发生变化，基于发明的具体情况，重新对本发明所解决的技术问题加以确定。

原则上只要是本领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知的任何的技术效果，无论是从审查员还是从专利申请人的角度出发，都可以作为重新确定本发明所要解决的技术问题的基础。“能够得知”的内容应是处于能够为公众获得的状态，且包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容，既包括明确记载在申请文件中的内容，也包括对于本领域技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。如审查指南中的示例，专利申请要求保护一种用Ｘ方法制得的玻璃杯，其结构、形状和构成材料与对比文件产品相同，申请文件中记载了该X方法中的特定温度下退火步骤，使得用该X方法制得的玻璃杯在耐碎性上比对比文件的玻璃杯有明显提高。基于该记载可见制备方法导致产品具有某种特定的结构及组成，得出”本领域技术人员能够从中得到本发明要求保护的玻璃杯因制备方法的不同而导致了微观结构的变化，具有了不同于对比文件的内部结构，具有耐碎性技术效果“这样的理解。

从申请文件中所记载的内容能够得知的技术效果，是否仅限于在申请文件中已经得到了验证的技术效果？案例2中201210057668.0发明专利申请相关争议之一，在于对本发明相对于对比文件1所要解决的技术问题的确定。国家知识产权局主张，确定本发明所要解决的技术问题应当基于本申请文件中已验证的技术效果。权利要求1请求保护所述V基因是源自人的天然存在的V基因片段的技术方案，但说明书中仅记载了验证转基因小鼠中表达仅重链基因座所含的V基因是骆驼V基因（VHH）时能够实现产生功能性仅重链抗体的技术效果，未记载证明权利要求1方案的技术效果。对比文件1公开了通过基因技术手段使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法。由此确定本发明实际解决的技术问题应当是提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法。最高院认为，如上确定的本发明所解决的技术问题，脱离相对于对比文件的区别特征对本发明所实际解决的技术问题进行了更宽泛的上位概括，混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。最高院认为，在理解发明实际解决的技术问题时还应考虑本领域技术人员在阅读说明书所记载的内容后能够得出的技术效果，即以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”得到表达天然人V基因片段的仅有VH重链的具有更好水溶性的新抗体的技术效果，从而本发明所要解决的技术问题确定为是提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的可溶抗体的方法，克服了认为人的仅有VH重链的天然抗体由于存在疏水区域会发生聚集或黏着而不会有更好水溶性的技术偏见。

在生物医药化学实验科学领域，结合发明目的、发明构思、技术方案及技术效果分析时，实验数据（包括隐含在实验数据中的）所体现的由区别特征所带来的技术效果，往往是确定实际解决的技术问题最客观、最直接的证据。实验数据所体现的由区别特征所带来的技术效果，可以作为确定发明实际解决的技术问题的基础。但未记载在专利申请文件中的技术效果不能作为要求确定技术问题的基础。

案例3中，权利要求1要求保护“一种透明共聚酯及其制备方法，该酯有A、B、C三个重复单元，其中A是一种脂肪族-芳香族共聚酯，……”。驳回决定认为，基于对比文件4公开的一种脂肪族聚酯树脂组合物、一种与重复单元A结构相同的生物降解性树脂的有关内容，本领域技术人员容易想到采用该生物降解性树脂反应制备共聚酯且能够确定产品是透明的。而申请人指出，基于本专利说明书记载的试验及对比例的实验数据的技术效果，本发明所实际解决的技术问题在于通过选择合适的脂肪族-芳香族共聚物，在保证乳酸共聚物良好韧性的前提下提高透明性，同时保证韧性和透光性，从而克服现有技术存在的聚乳酸共聚法虽能够改善其韧性但只能得到不透明的聚乳酸树脂材料的技术问题。

案例4中，亚东制药公司主张专利实际解决的技术问题“通过改变制剂工艺来改变药物中特定活性成分的比例，如省去减压干燥后丹酚酸b含量会明显提高，从而获得在临床疗效上明显优于现有技术的新产品”，是改变药物特定活性成分比例，提高丹酚酸b含量，并非改变剂型。而复审委认为，在专利申请文件中没有记载药物组合物中丹酚酸b含量，没有记载用于提高丹酚酸b含量的具体技术手段，也没有记载丹酚酸b含量与疗效之间的因果关系，本领域技术人员从申请文件记载的内容中无法得知本发明所要解决的技术问题与提高丹酚酸b含量这一技术效果是否有关。未记载在专利申请文件中的技术效果不能作为要求确定技术问题的基础，因此应当以“改变产品剂型“确定为本发明所要解决的技术问题。

申请日之后的补交实验数据5所证明的技术效果，是否可作为确定发明所要解决的技术问题的基础？2021年1月15日起施行的《专利审查指南》第二部分第十章第3.5节规定，对于申请日之后的补交实验数据，该补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。指南的例1中，权利要求请求保护化合物 A，申请人补交了化合物 A的降血压效果数据。由于原始申请文件中已经记载了化合物 A 的降血压作用，即补交数据所要证明的技术效果是能够从专利申请文件公开的内容中得到。例2中申请人补交对比实验数据，显示化合物 A的 IC 50 值为 15nM，而对比文件 1 化合物的 IC 50 值为 87nM。由于化合物 A 及其抗肿瘤作用已经公开在原始申请文件中，因此补交实验数据所要证明的技术效果认为是能够由本领域技术人员从专利申请文件公开的内容中得到。尽管审查员应当对申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据予以审查，但如果补交实验数据所证明的技术效果对于所属技术领域的技术人员来说是无法根据原始申请文件的公开内容从中得到的，该补交实验数据则可不被接受。可见，补交实验数据所证明的技术效果仍应以限于已经在申请文件中记载的内容为审查原则。通过补交实验数据证明的原申请文件未记载的技术效果，不可作为确定发明所解决的技术问题的基础。